LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Actavis Group PTC de son intervention volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2012), que la société Boehringer Ingelheim Pharma (la société Boehringer) a déposé le 23 juillet 2002, à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n° 02C0028 fondée sur le règlement CE n° 1768/92 ; que cette demande se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée, dans la Communauté européenne, le 19 avril 2002 sous le n° EU/1/02/213/001 pour une spécialité pharmaceutique ayant comme principes actifs le telmisartan et l'hydrochlorothiazide et au brevet de base européen n° 92 101 579 déposé le 31 janvier 1992, publié sous le n° 0 502 314 et délivré le 20 mai 1998 sous le titre « benzimidazoles, médicaments les contenant et procédé pour leur préparation » ; que le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que les effets de la limitation d'un brevet rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ; qu'en conséquence, lorsqu'une procédure en limitation du brevet de base est pendante, la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI rejetant une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) fondé sur ce brevet de base est tenue de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la procédure en limitation, dès lors que l'issue de cette dernière procédure est de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de sursis à statuer, que le sort réservé à la demande en limitation du brevet européen n° 502 314, servant de base à la demande de CCP n° 02C0028, serait sans incidence sur le litige qui lui est soumis, sans s'expliquer sur le fait que la limitation sollicitée avait pour effet de faire figurer expressément et rétroactivement l'association des principes actifs Telmisartan et Hydrochlorothiazide dans le libellé des revendications du brevet et visait donc à répondre à l'objection du directeur général de l'INPI, dans sa décision du 9 décembre 2010, selon laquelle l'association de ces principes actifs ne serait pas protégée par le brevet européen n° 502 314 au sens de l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 377 du code de procédure civile et L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur une demande en limitation des revendications d'un brevet, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que si la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit dans son arrêt Medeva rendu le 24 novembre 2011 (C-322/10) que les principes actifs pour lesquels un certificat complémentaire de protection est demandé doivent être « mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande », cela n'implique pas nécessairement que la désignation de ces principes actifs figure littéralement dans le texte des revendications ; qu'il est suffisant, lorsqu'une association de deux principes actifs est en cause, que le libellé des revendications couvre une telle association ; que tel est le cas lorsqu'une revendication couvre l'utilisation d'un principe actif pour la préparation d'un médicament doté d'un certain effet et que la description envisage la possibilité de préparer un tel médicament en combinant ce principe actif avec la seconde substance active en cause en donnant à l'homme du métier tous les moyens pour préparer ce médicament ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92 ensemble l'article 69 de la Convention de Munich ;
2°/ que subsidiairement « il convient de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la question de savoir si l'on peut considérer que « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92, lorsque sans contenir la désignation littérale des principes actifs combinés pour lesquels le certificat complémentaire de protection est demandé, le libellé des revendications du brevet de base, tel qu'interprété à la lumière de la description, couvre néanmoins leur combinaison ;
Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-322/10, Medeva, 24 novembre 2011) que l'article 3, sous a) du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant le CCP pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un Etat membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande ; que l'arrêt relève que le brevet de base porte sur les benzomidazoles et que seul, par sa structure, le telmisartan est inclus dans cette famille ; qu'il relève encore que si la revendication 9 du brevet de base, seule invoquée à l'appui du recours, évoque l'utilisation d'un composé pour la préparation d'un médicament, elle ne vise nullement une association avec un principe actif tel que l'hydrochlorothiazide ; que de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que le libellé de la revendication 9 du brevet, tel que délivré, ne couvre qu'un seul principe actif appartenant à la famille des benzomidazoles, sans référence expresse à une association avec un autre principe actif, la cour d'appel a exactement déduit que, sur la base du brevet n° 502 314, un CCP ne pouvait être accordé pour une composition associant du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que les effets de la limitation de la portée d'un brevet rétroagissant à la date du dépôt de la demande, la limitation des revendications du brevet de base a pour effet de priver de tout fondement légal la décision du directeur général de l'INPI refusant d'octroyer un certificat complémentaire de protection (CCP) sur le fondement du texte d'origine de ce brevet ; qu'en l'espèce, par lettre du 14 décembre 2011, la société Boehringer a sollicité, auprès du directeur général de l'INPI, la limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 servant de base à sa demande de CCP n° 02C0028 ; que la cour d'appel de Paris est actuellement saisie d'un recours contre la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 26 avril 2012 rejetant cette requête en limitation ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondé sur le brevet européen n° 502 314 ;
2°/ que par lettre du 17 septembre 2012, la société Boehringer a présenté une seconde requête en limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondé sur le brevet européen n° 502 314 ;
Mais attendu que les requêtes en limitation des revendications du brevet n° 502 314 ayant été présentées au directeur général de l'INPI les 14 décembre 2011 et 17 septembre 2012 et la cour d'appel, saisie du recours en annulation contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010 ayant rejeté la demande de CCP, devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où cette décision a été prise, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh and Co KG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh and Co KG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
AUX MOTIFS QUE « la société Boehringer expose qu'aux termes de sa demande en limitation de la partie française du brevet litigieux, la revendication 7 couvre désormais un « médicament contenant un composé selon au moins l'une des revendications 1 à 56 (sic) ou un sel physiologiquement acceptable selon la revendication 67 (sic), éventuellement en combinaison avec le bendroflumethiazide, le chlorothiriazide, l'hydrochlothiazide (...) conjointement avec un ou plusieurs supports et/ou diluants inertes », que la revendication 8 protège l'« utilisation d'un composé selon au moins l'une des revendications 1 à 76(sic) pour la préparation d'un médicament à effet antagoniste de l'angiotensine », que de nombreux Etats européens ont déjà accepté une telle limitation, que, du fait de l'acceptation de cette limitation, le CCP devrait lui être accordé, ceci en application de l'interprétation de l'arrêt qu'a rendu le 24 novembre 2011 la Cour de justice dans l'arrêt Médéva, puisque l'association Telmisartan et Hydrochlorothioazide figure dans le libellé des revendications et qu'elle entend former un recours contre la décision du Directeur de l'INPI rejetant sa demande de limitation de brevet ; qu'elle fait valoir que sa demande est justifiée tant en droit qu'en fait dès lors que c'est sans pertinence que le Directeur de l'INPI lui oppose l'absence d'effet dévolutif de son recours, que la réponse à sa demande de limitation s'analyse en une question préjudicielle soumise à l'ordre administratif contraignant la cour à surseoir à statuer et que, du fait que son brevet de base est aujourd'hui expiré, elle ne peut plus désormais solliciter un CCP si bien que s'il n'était pas sursis à statuer, elle se trouverait confrontée à une discrimination aux graves conséquences financières qui, au surplus, engagerait la responsabilité de l'État français ; que, ceci rappelé, il résulte des pièces sus-visées que la société Boehringer a déposé sa demande de CCP le 23 juillet 2002, que la décision rejetant cette demande a été rendue le 09 décembre 2010, qu'elle a fait choix d'introduire la demande de limitation de brevet en cause le 14 décembre 2011, soit plus d'une année après le prononcé de cette décision, et que cette demande de limitation a été rejetée par décision rendue le 26 avril 2012, le Directeur de l'INPI énonçant, notamment, que « la requête présentée ne constitue pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet, dont elle étend l'objet au-delà du contenu initial, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions requises par les textes susvisés (articles L 411-4, L 411-5, L 613-24, R 613-45 du code de la propriété intellectuelle, Convention sur le brevet européen) et doit être rejetée » ; qu'il est constant, ainsi que le rappelle le Directeur de l'INPI, que la cour, statuant sur le recours, est tenue d'apprécier les faits à la date où la décision est prise de sorte qu'une procédure introduite postérieurement au prononcé de la décision contestée est sans incidence sur le litige dont elle se trouve saisie ; qu'au surplus, le sort réservé à cette tardive demande de limitation de brevet n'est pas de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où la société Boehringer demande à la cour, comme le relève le Directeur de l'INPI, « d'accorder à la revendication 9 (telle que délivrée) la portée qu'il convient, à savoir qu'au vu de la description du brevet de base le terme médicament protège bien une association de principes actifs « Telmisartan ¿ Hydrochlorothiazide » (§ 56 et suivants de ses écritures) » ; qu'aucun motif tiré d'une bonne administration de la justice n'impose, par conséquent, de différer davantage l'examen du présent recours » ;
ALORS QUE les effets de la limitation d'un brevet rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ; qu'en conséquence, lorsqu'une procédure en limitation du brevet de base est pendante, la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI rejetant une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) fondé sur ce brevet de base est tenue de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la procédure en limitation, dès lors que l'issue de cette dernière procédure est de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de sursis à statuer, que le sort réservé à la demande en limitation du brevet européen n° 502 314, servant de base à la demande de CCP n° 02C0028, serait sans incidence sur le litige qui lui est soumis, sans s'expliquer sur le fait que la limitation sollicitée avait pour effet de faire figurer expressément et rétroactivement l'association des principes actifs Telmisartan et Hydrochlorothiazide dans le libellé des revendications du brevet et visait donc à répondre à l'objection du directeur général de l'INPI, dans sa décision du 9 décembre 2010, selon laquelle l'association de ces principes actifs ne serait pas protégée par le brevet européen n° 502 314 au sens de l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 377 du Code de procédure civile et L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté le recours formé par la société BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH and CO KG à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 ayant rejeté sa demande de certificat complémentaire de protection n° 02 C0028 ;
AUX MOTIFS QUE « que pour obtenir le CCP dont elle poursuit la délivrance, la société requérante fait valoir que la motivation de la CJUE, dans l'arrêt susévoqué, selon laquelle l'article 3 a) du règlement (qui prévoit que « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » doit être interprété « en ce qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande » n'y fait pas obstacle dès lors, d'une part, que les dispositions du règlement (CE) n° 469/2009 et l'interprétation retenue par cette Cour dans un arrêt Farmitalia autorisent la délivrance d'un CCP pour un médicament associant deux principes actifs (le Telmisartan et l'Hydrochlorothiazide au cas d'espèce) et, d'autre part, que l'INPI a accordé des CCP dans des situations comparables, cette différence de traitement étant, selon elle, d'autant moins admissible que des CCP correspondants ont été délivrés, en vertu du même règlement, sur la base du même brevet et par référence à la même autorisation de mise sur le marché, par différents Offices de l'ensemble des États européens pour des médicaments associant ces mêmes principes actifs ; que, s'agissant des conditions d'obtention d'un CCP énoncées à l'article 3 du règlement (CE) n° 469/2009, il est constant que les trois conditions posées par les paragraphes b), c) et d) sont satisfaites puisque le médicament a obtenu une autorisation de mise sur le marché, qu'il n'a jamais fait l'objet d'un CCP et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue est la première ; que seule fait l'objet de la contestation l'interprétation qu'il convient de donner à la condition posée au paragraphe a) de cet article sus-repris ; que pour démontrer que l'association Telmisartan et Hydrochlorothiazide est protégée au sens de ce texte, la société requérante invoque :
- l'article 69 alinéa 1er de la Convention sur le Brevet Européen selon lequel l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est « déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » ainsi que le protocole interprétatif de cet article précisant que ses dispositions ne doivent pas être interprétées « comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications »,
- le fait que le brevet de base a été déposé antérieurement à la publication du règlement (CE) n° 1768/92 du 18 juin 1992 et ne pouvait donc prendre en considération une interprétation jurisprudentielle ultérieure,
- les termes précis de la revendication 9 (telle que délivrée) ainsi rédigée : « utilisation d'un composé selon au moins l'une des revendications 1 à 7 pour la préparation d'un médicament à effet antagoniste de l'angiotensine » ajoutant que « qui dit médicament dit nécessairement substance pouvant être composée d'un ou plusieurs principes actifs »,
- la description du brevet de base qui envisage (en page 26 de la traduction)
l'association de principes actifs, énonçant en particulier : « les composés de formule générale I préparés selon l'invention peuvent être incorporés dans des préparations galéniques courantes comme des comprimés, des dragées (...) ou des suppositoires, éventuellement en combinaison avec d'autres substances actives comme par exemple des agents abaissant la pression sanguine, des diurétiques et/ou des antagonistes du calcium conjointement avec un ou plusieurs supports et/ou diluants inertes courants, par exemple avec de l'amidon de maïs, du lactose, du sucre de canne (...). Pour les combinaisons citées ci-dessus, on trouve ainsi comme autres substances actives par exemple le bendroflumthiazide, le chlorothiazide, l'hydrochlorothiazide, le spironolactone, (...) » et qui donne à l'homme du métier tous les moyens pour préparer l'association Telmisartan - Hydrochlorothiazide puisqu'elle indique : « La dose pour ces substances actives est alors de manière judicieusement de 1/5 de la posologie la plus basse habituellement recommandée jusqu'à 1/1 de la posologie normalement recommandée, c'est à dire par exemple de 15 à 200 mg d'hydrochlorothiazide (...) »,
- une consultation d'un professeur de l'Université qu'elle a sollicitée et la doctrine, l'interprétation européenne du terme « protéger » selon laquelle il convient de s'appuyer sur la description afin de vérifier si une association de principes actifs y est envisagée afin de déterminer la protection accordée par le brevet de base, les termes d'une première proposition de rédaction du règlement (CE) 1768/92 qui faisait référence à un produit protégé par « un brevet revendiquant soit le produit lui-même soit un procédé (...) » mais a été abandonnée et l'arrêt rendu par la CJCE le 16 septembre 1999 (Farmitalia) selon lequel « l'étendue de la protection du brevet ne peut être déterminée qu'au regard des règles non communautaires » ; mais que c'est en vain que la requérante se prévaut des termes de la revendication 9 du brevet de base ; qu'en effet, celui-ci porte sur les Benzomidazoles faisant l'objet des revendications 1 à 7 visées dans la revendication 9 invoquée ; que, contrairement à l'Hydrochlorothiazide, seul le Telmisartan est protégé par les revendications du brevet, le Directeur de l'INPI précisant, sans être contesté, que les Benzomidazoles agissent sur la contraction des vaisseaux sanguins tandis que l'Hydrochlorothiazide a une action diurétique ; que si la revendication 9 évoque l'utilisation d'un composé pour la préparation d'un médicament, elle ne vise nullement une association avec un principe actif tel que l'Hydrochlorothiazide ; qu'en outre, l'interprétation qu'elle entend donner à la condition posée par le paragraphe a) pour voir juger que la portée du brevet de base doit être déterminée en tenant compte non seulement des revendications proprement dites mais aussi de la description du brevet ne saurait se fonder sur l'article 69 alinéa 1er de la Convention sur le brevet européen qui ne donne à la description du brevet qu'une fonction d'interprétation des revendications ; qu'elle ne peut davantage tirer argument du protocole interprétatif de l'article 69 CBE qu'elle présente de manière tronquée puisqu'il convient d'en apprécier l'exacte portée en complétant le simple extrait qu'elle en donne (§ 53 de ses écritures) ; qu'en effet, aux termes de l'article 1er de ce protocole, posant des principes généraux : « L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable du titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers » ; que si la description du brevet envisage, en termes au demeurant hypothétiques, une association avec des principes actifs tels que l'Hydrochlorothiazide, la protection de la combinaison de ces deux substances actives qui ne fait pas l'objet d'une revendication ne permettrait pas d'assurer le degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers, au sens de ce texte ; qu'enfin, en dépit des positions qu'ont pu adopter les auteurs ou de décisions antérieures, la Cour de justice de l'Union européenne, poursuivant un objectif d'harmonisation des droits des Etats membres et se référant à divers textes communautaires venant corroborer son approche (point 27), a dit pour droit, par arrêt rendu le 24 novembre 2011 (Médéva BV/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks) :
- qu'« il convient de relever que, conformément à l'article 5 du règlement n°469/2009, tout CCP confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. Il s'ensuit que l'article 3 sous a) du même règlement s'oppose à la délivrance d'un CCP portant sur des principes actifs qui ne figurent pas dans le libellé des revendications de ce brevet de base » (point 25),
- et, en réponse aux questions préjudicielles qui lui étaient posées, « que l'article 3 sous a) du règlement n°469/2009 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un État membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande » ; que s'agissant de la différence de traitement par ailleurs invoquée par la société Boehringer, tant le contenu des questions préjudicielles posées à la CJUE, dans l'arrêt précité, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (point 17) que la motivation de cette décision (points 20 et suivants), en ce qu'elles révèlent des divergences d'appréciation selon les Etats et une aspiration à l'harmonisation, viennent contredire les affirmations de la société requérante selon lesquelles l'INPI aurait rendu une décision contraire à l'unanimité des Offices européens et ne pourrait se prévaloir des modalités différentes d'examen selon les Offices ; qu'il suit qu'aucun des moyens invoqués par la société Boehringer au soutien de son recours ne saurait prospérer de sorte qu'il convient de le rejeter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit dans son arrêt Medeva rendu le 24 novembre 2011 (C-322/10) que les principes actifs pour lesquels un certificat complémentaire de protection est demandé doivent être « mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande », cela n'implique pas nécessairement que la désignation de ces principes actifs figure littéralement dans le texte des revendications ; qu'il est suffisant, lorsqu'une association de deux principes actifs est en cause, que le libellé des revendications couvre une telle association ; que tel est le cas lorsqu'une revendication couvre l'utilisation d'un principe actif pour la préparation d'un médicament doté d'un certain effet et que la description envisage la possibilité de préparer un tel médicament en combinant ce principe actif avec la seconde substance active en cause en donnant à l'homme du métier tous les moyens pour préparer ce médicament ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92 ensemble l'article 69 de la Convention de MUNICH ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il convient de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la question de savoir si l'on peut considérer que « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92, lorsque sans contenir la désignation littérale des principes actifs combinés pour lesquels le certificat complémentaire de protection est demandé, le libellé des revendications du brevet de base, tel qu'interprété à la lumière de la description, couvre néanmoins leur combinaison.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et rejeté le recours formé par la société BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH and CO KG à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 ayant rejeté sa demande de certificat complémentaire de protection n° 02 C0028 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de sursis à statuer : la société Boehringer expose qu'aux termes de sa demande en limitation de la partie française du brevet litigieux, la revendication 7 couvre désormais un « médicament contenant un composé selon au moins l'une des revendications 1 à 56 (sic) ou un sel physiologiquement acceptable selon la revendication 67 (sic), éventuellement en combinaison avec le bendroflumethiazide, le chlorothiriazide, l'hydrochlothiazide (...) conjointement avec un ou plusieurs supports et/ou diluants inertes », que la revendication 8 protège l'« utilisation d'un composé selon au moins l'une des revendications 1 à 76 (sic) pour la préparation d'un médicament à effet antagoniste de l'angiotensine », que de nombreux Etats européens ont déjà accepté une telle limitation, que, du fait de l'acceptation de cette limitation, le CCP devrait lui être accordé, ceci en application de l'interprétation de l'arrêt qu'a rendu le 24 novembre 2011 la Cour de justice dans l'arrêt Médéva, puisque l'association Telmisartan et Hydrochlorothioazide figure dans le libellé des revendications et qu'elle entend former un recours contre la décision du Directeur de l'INPI rejetant sa demande de limitation de brevet ; qu'elle fait valoir que sa demande est justifiée tant en droit qu'en fait dès lors que c'est sans pertinence que le Directeur de l'INPI lui oppose l'absence d'effet dévolutif de son recours, que la réponse à sa demande de limitation s'analyse en une question préjudicielle soumise à l'ordre administratif contraignant la cour à surseoir à statuer et que, du fait que son brevet de base est aujourd'hui expiré, elle ne peut plus désormais solliciter un CCP si bien que s'il n'était pas sursis à statuer, elle se trouverait confrontée à une discrimination aux graves conséquences financières qui, au surplus, engagerait la responsabilité de l'État français ; que, ceci rappelé, il résulte des pièces sus-visées que la société Boehringer a déposé sa demande de CCP le 23 juillet 2002, que la décision rejetant cette demande a été rendue le 09 décembre 2010, qu'elle a fait choix d'introduire la demande de limitation de brevet en cause le 14 décembre 2011, soit plus d'une année après le prononcé de cette décision, et que cette demande de limitation a été rejetée par décision rendue le 26 avril 2012, le Directeur de l'INPI énonçant, notamment, que « la requête présentée ne constitue pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet, dont elle étend l'objet au-delà du contenu initial, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions requises par les textes susvisés (articles L 411-4, L 411-5, L 613-24, R 613-45 du code de la propriété intellectuelle, Convention sur le brevet européen) et doit être rejetée » ; qu'il est constant, ainsi que le rappelle le Directeur de l'INPI, que la cour, statuant sur le recours, est tenue d'apprécier les faits à la date où la décision est prise de sorte qu'une procédure introduite postérieurement au prononcé de la décision contestée est sans incidence sur le litige dont elle se trouve saisie ; qu'au surplus, le sort réservé à cette tardive demande de limitation de brevet n'est pas de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où la société Boehringer demande à la cour, comme le relève le Directeur de l'INPI, « d'accorder à la revendication 9 (telle que délivrée) la portée qu'il convient, à savoir qu'au vu de la description du brevet de base le terme médicament protège bien une association de principes actifs « Telmisartan ¿ Hydrochlorothiazide » (§ 56 et suivants de ses écritures) » ; qu'aucun motif tiré d'une bonne administration de la justice n'impose, par conséquent, de différer davantage l'examen du présent recours ; Sur le bien-fondé de la demande d'annulation : que pour obtenir le CCP dont elle poursuit la délivrance, la société requérante fait valoir que la motivation de la CJUE, dans l'arrêt sus-évoqué, selon laquelle l'article 3 a) du règlement (qui prévoit que « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » doit être interprété « en ce qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande » n'y fait pas obstacle dès lors, d'une part, que les dispositions du règlement (CE) n°469/2009 et l'interprétation retenue par cette Cour dans un arrêt Farmitalia autorisent la délivrance d'un CCP pour un médicament associant deux principes actifs (le Telmilsartan et l'Hydrochlorothiazide au cas d'espèce) et, d'autre part, que l'INPI a accordé des CCP dans des situations comparables, cette différence de traitement étant, selon elle, d'autant moins admissible que des CCP correspondants ont été délivrés, en vertu du même règlement, sur la base du même brevet et par référence à la même autorisation de mise sur le marché, par différents Offices de l'ensemble des États européens pour des médicaments associant ces mêmes principes actifs ; que, s'agissant des conditions d'obtention d'un CCP énoncées à l'article 3 du règlement (CE) n°469/2009, il est constant que les trois conditions posées par les paragraphes b), c) et d) sont satisfaites puisque le médicament a obtenu une autorisation de mise sur le marché, qu'il n'a jamais fait l'objet d'un CCP et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue est la première ; que seule fait l'objet de la contestation l'interprétation qu'il convient de donner à la condition posée au paragraphe a) de cet article sus-repris ; que pour démontrer que l'association Telmisartan et Hydrochlorothiazide est protégée au sens de ce texte, la société requérante invoque :
- l'article 69 alinéa 1er de la Convention sur le Brevet Européen selon lequel l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est « déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » ainsi que le protocole interprétatif de cet article précisant que ses dispositions ne doivent pas être interprétées « comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications »,
- le fait que le brevet de base a été déposé antérieurement à la publication du règlement (CE) n° 1768/92 du 18 juin 1992 et ne pouvait donc prendre en considération une interprétation jurisprudentielle ultérieure,
- les termes précis de la revendication 9 (telle que délivrée) ainsi rédigée : « utilisation d'un composé selon au moins l'une des revendications 1 à 7 pour la préparation d'un médicament à effet antagoniste de l'angiotensine » ajoutant que « qui dit médicament dit nécessairement substance pouvant être composée d'un ou plusieurs principes actifs »,
- la description du brevet de base qui envisage (en page 26 de la traduction)
l'association de principes actifs, énonçant en particulier : « les composés de formule générale I préparés selon l'invention peuvent être incorporés dans des préparations galéniques courantes comme des comprimés, des dragées (...) ou des suppositoires, éventuellement en combinaison avec d'autres substances actives comme par exemple des agents abaissant la pression sanguine, des diurétiques et/ou des antagonistes du calcium conjointement avec un ou plusieurs supports et/ou diluants inertes courants, par exemple avec de l'amidon de maïs, du lactose, du sucre de canne (...). Pour les combinaisons citées ci-dessus, on trouve ainsi comme autres substances actives par exemple le bendroflumthiazide, le chlorothiazide, l'hydrochlorothiazide, le spironolactone, (...) » et qui donne à l'homme du métier tous les moyens pour préparer l'association Telmisartan - Hydrochlorothiazide puisqu'elle indique : « La dose pour ces substances actives est alors de manière judicieusement de 1/5 de la posologie la plus basse habituellement recommandée jusqu'à 1/1 de la posologie normalement recommandée, c'est à dire par exemple de 15 à 200 mg d'hydrochlorothiazide (...) »,
- une consultation d'un professeur de l'Université qu'elle a sollicitée et la doctrine, l'interprétation européenne du terme « protéger » selon laquelle il convient de s'appuyer sur la description afin de vérifier si une association de principes actifs y est envisagée afin de déterminer la protection accordée par le brevet de base, les termes d'une première proposition de rédaction du règlement (CE) 1768/92 qui faisait référence à un produit protégé par « un brevet revendiquant soit le produit lui-même soit un procédé (...) » mais a été abandonnée et l'arrêt rendu par la CJCE le 16 septembre 1999 (Farmitalia) selon lequel « l'étendue de la protection du brevet ne peut être déterminée qu'au regard des règles non communautaires » ; mais que c'est en vain que la requérante se prévaut des termes de la revendication 9 du brevet de base ; qu'en effet, celui-ci porte sur les Benzomidazoles faisant l'objet des revendications 1 à 7 visées dans la revendication 9 invoquée ; que, contrairement à l'Hydrochlorothiazide, seul le Telmisartan est protégé par les revendications du brevet, le Directeur de l'INPI précisant, sans être contesté, que les Benzomidazoles agissent sur la contraction des vaisseaux sanguins tandis que l'Hydrochlorothiazide a une action diurétique ; que si la revendication 9 évoque l'utilisation d'un composé pour la préparation d'un médicament, elle ne vise nullement une association avec un principe actif tel que l'Hydrochlorothiazide ; qu'en outre, l'interprétation qu'elle entend donner à la condition posée par le paragraphe a) pour voir juger que la portée du brevet de base doit être déterminée en tenant compte non seulement des revendications proprement dites mais aussi de la description du brevet ne saurait se fonder sur l'article 69 alinéa 1er de la Convention sur le brevet européen qui ne donne à la description du brevet qu'une fonction d'interprétation des revendications ; qu'elle ne peut davantage tirer argument du protocole interprétatif de l'article 69 CBE qu'elle présente de manière tronquée puisqu'il convient d'en apprécier l'exacte portée en complétant le simple extrait qu'elle en donne (§ 53 de ses écritures) ; qu'en effet, aux termes de l'article 1er de ce protocole, posant des principes généraux : « L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable du titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers » ; que si la description du brevet envisage, en termes au demeurant hypothétiques, une association avec des principes actifs tels que l'Hydrochlorothiazide, la protection de la combinaison de ces deux substances actives qui ne fait pas l'objet d'une revendication ne permettrait pas d'assurer le degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers, au sens de ce texte ; qu'enfin, en dépit des positions qu'ont pu adopter les auteurs ou de décisions antérieures, la Cour de justice de l'Union européenne, poursuivant un objectif d'harmonisation des droits des Etats membres et se référant à divers textes communautaires venant corroborer son approche (point 27), a dit pour droit, par arrêt rendu le 24 novembre 2011 (Médéva BV/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks) :
- qu'« il convient de relever que, conformément à l'article 5 du règlement n°469/2009, tout CCP confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. Il s'ensuit que l'article 3 sous a) du même règlement s'oppose à la délivrance d'un CCP portant sur des principes actifs qui ne figurent pas dans le libellé des revendications de ce brevet de base » (point 25),
- et, en réponse aux questions préjudicielles qui lui étaient posées, « que l'article 3 sous a) du règlement n°469/2009 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un État membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande » ; que s'agissant de la différence de traitement par ailleurs invoquée par la société Boehringer, tant le contenu des questions préjudicielles posées à la CJUE, dans l'arrêt précité, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (point 17) que la motivation de cette décision (points 20 et suivants), en ce qu'elles révèlent des divergences d'appréciation selon les Etats et une aspiration à l'harmonisation, viennent contredire les affirmations de la société requérante selon lesquelles l'INPI aurait rendu une décision contraire à l'unanimité des Offices européens et ne pourrait se prévaloir des modalités différentes d'examen selon les Offices ; qu'il suit qu'aucun des moyens invoqués par la société Boehringer au soutien de son recours ne saurait prospérer de sorte qu'il convient de le rejeter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les effets de la limitation de la portée d'un brevet rétroagissant à la date du dépôt de la demande, la limitation des revendications du brevet de base a pour effet de priver de tout fondement légal la décision du directeur général de l'INPI refusant d'octroyer un certificat complémentaire de protection (CCP) sur le fondement du texte d'origine de ce brevet ; qu'en l'espèce, par lettre du 14 décembre 2011, la société BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH and CO KG a sollicité, auprès du directeur général de l'INPI, la limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 servant de base à sa demande de CCP n° 02C0028 ; que la Cour d'appel de PARIS est actuellement saisie d'un recours contre la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 26 avril 2012 rejetant cette requête en limitation ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondé sur le brevet européen n° 502 314 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par lettre du 17 septembre 2012, la BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH and CO KG a présenté une seconde requête en limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondé sur le brevet européen n° 502 314.